Автор рассматривает особенности данного вида залога, анализируя такие аспекты, как возможность передачи прав на ОИС в залог, подтверждение прав на ОИС у залогодателя, форму и обязательные условия договора залога, порядок обращения взыскания на предмет залога. Статья представляет собой практическое руководство по оформлению залоговых правоотношений касательно ОИС.

В настоящее время для банков стратегически наиболее привлекательными клиентами-заемщиками (т.е. партнерами, с которыми возможно долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество) являются производственные компании, обладающие собственными уникальными технологиями и методиками.

В современных экономических условиях любое производство может конкурировать на рынке, только генерируя инновационные идеи. Очень высокий уровень рыночной конкуренции в настоящее время связан как с глобализацией экономики, так и с концентрацией собственности и производства, слияниями и поглощениями компаний. Все это имеет место в нашей экономике сейчас и будет продолжаться в обозримом будущем.

Следовательно, одним из существенных конкурентных преимуществ такого предприятия могут стать принадлежащие ему уникальные методики, технологии, научно-исследовательские разработки, существующие в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау (секретов производства), которые относятся к категории объектов интеллектуальной собственности. Например, для компаний фармацевтической промышленности обычной практикой стало наличие целых подразделений, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

Стоимость ОИС может быть гораздо выше, чем стоимость принадлежащего предприятию имущества — оборудования, сырья, текущих запасов готовой продукции, а в некоторых случаях может быть полностью соизмеримой со стоимостью компании. В большинстве развитых стран с инновационной экономикой стоимость компании может определяться стоимостью нематериальных активов, которые все чаще предлагаются в качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств. Залог исключительных и иных прав на ОИС является относительно новой категорией российского залогового права, порождающей немало теоретических и практических вопросов.

На рисунке представлены виды интеллектуальной собственности, составляющей нематериальные активы компании, правовой статус которой урегулирован российским правом.

Из многообразия объектов интеллектуальной собственности, которыми владеют наукоемкие производственные компании, можно выделить наиболее значимые с точки зрения собственно ценности и возможности выступить в качестве предмета залога: товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных. Их также называют объектами промышленной собственности.

Рисунок 1

Рис1

При принятии решения о передаче в залог прав на ОИС необходимо исследовать несколько аспектов будущих залоговых отношений:
1) могут ли быть передаваемые ОИС и права на них предметом залоговых отношений;
2) какими документами залогодатель должен подтвердить наличие у него прав на ОИС;
3) каковы форма и обязательные условия договора залога;
4) имеется ли возможность обращения взыскания на предмет залога и каков его порядок;
5) возможно ли упрощение порядка обращения взыскания на предмет залога.

Возможна ли передача прав на объекты интеллектуальной собственности в залог?

Прежде всего участникам будущих залоговых отношений необходимо определить возможность залога прав на ОИС. Не все ОИС и права на них можно передать в залог. Согласно п. 1 ст. 336 ГК РФ «предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом». Пункт 2 ст. 4 и п. 1 ст. 54 Закона РФ от 29.05.1992 № 2872?1 «О залоге» (далее — Закон о залоге) в качестве предмета залога называют вещи, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, не ограничиваясь правами требования.

Личные неимущественные права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов не могут выступать в качестве предмета залога, так как согласно ст. 1228 ГК РФ право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, отказ от этих прав ничтожен.

Имущественные права на ОИС могут быть предметом залога при условии, что они могут быть отчуждены от правообладателя. Так, например, невозможно заложить право на использование наименования места происхождения товаров, фирменное наименование, право авторства на изобретение и другие непередаваемые права.

Таким образом, имущественный характер, передаваемость (т.е. возможность передачи права другому лицу) и возможность денежной оценки прав являются основными условиями для осуществления передачи прав на ОИС в залог.

Кроме того, передаваемое в залог право должно быть действительным в плане непротиворечия закону и действия во времени. Срок действия и охраны права не должен быть менее срока действия основного обязательства. Предметом залога может быть право, возникшее у первоначального обладателя (патентообладателя, правообладателя товарного знака и др.), а также у лиц, получивших его в силу закона или на основании договора (пользователей по лицензионному договору, правопреемников и др.). Для каждого вида ОИС российское законодательство определяет свой срок действия исключительного права и правовой охраны: для патентов — 20 лет с даты подачи заявки, для полезных моделей — 10 лет, для промышленных образцов — 15 лет, для товарных знаков — 10 лет, для программ для ЭВМ — в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (т.к. программа для ЭВМ приравнивается к произведению), для базы данных — 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее создания или обнародования.

Подтверждение наличия прав на ОИС у залогодателя

Перед заключением договора залога прав на ОИС необходимо убедиться в наличии законного правового статуса (титула) ОИС. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет обязательность государственной регистрации некоторых видов ОИС. К таковым относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места происхождения товара. Программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы проходят государственную регистрацию в добровольном порядке. Для остальных ОИС регистрация не требуется.

Подтверждением наличия прав на ОИС для объектов, подлежащих обязательной государственной регистрации, будет являться свидетельство о регистрации. Для товарного знака — свидетельство на товарный знак, выданный Роспатентом или ВОИС. Для объектов патентного права — патент Роспатента, ЕАПО или авторское свидетельство в отношении созданных ранее объектов (в советское время). При этом следует учесть, что изначально исключительное право на ОИС, а следовательно, право на получение свидетельства о регистрации промышленных ОИС (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов), согласно ст. 1228 и 1357 ГК РФ, принадлежат авторам — физическим лицам. По общему правилу именно они и должны являться обладателями исключительных прав, например, быть патентообладателями. Поэтому в случае, если обладателем исключительного права на ОИС является не сам автор, необходимо убедиться в наличии письменного соглашения между автором и обладателем исключительного права на ОИС о передаче права на получение патента.

Соглашение может быть и безвозмездным, ведь стороной в таком соглашении всегда будет выступать автор — физическое лицо и запрет на дарение, установленный ст. 575 ГК РФ, распространяться на него не будет. Право на получение патента, которое возникает после подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, может являться самостоятельным предметом залога. Возможность залога уже созданных, но незарегистрированных объектов промышленной собственности предусмотрена положением п. 6 ст. 340 ГК РФ: «Договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем».

В отношении лиц, не являющихся первоначальными обладателями и приобретших права на ОИС, подтверждением будет служить лицензионный договор. Согласно ст. 1232, 1235 ГК РФ лицензионный договор в отношении ОИС (которые подлежат обязательной государственной регистрации) должен быть зарегистрирован в ФИПС РФ. Следует иметь в виду, что зарегистрирована может быть только выписка из лицензионного договора, содержащая все существенные условия, а необязательно договор в полном объеме. Права на использование товарных знаков в отличие от изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ ЭВМ и баз данных могут передаваться не только на основании лицензионного договора, но и так называемого согласия, указанного в ст. 1487 ГК РФ. Согласно вышеуказанной норме не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Такое согласие должно быть выражено в письменной форме, содержать объем разрешенных и запрещенных к использованию прав, указание на период действия. Исходя из правовой природы, согласие может быть предоставлено безвозмездно.

Существует отдельная многочисленная группа ОИС, представляющих собой результаты служебной трудовой деятельности, так называемые служебные ОИС, и также являющаяся исключением из правила обладания исключительными правами на ОИС авторами ОИС. Объект создается в рамках выполнения трудовых служебных обязанностей, и обладателем исключительных прав на объект будет являться работодатель при соблюдении определенной процедуры, описанной в ст. 1370 ГК РФ, если иное не предусмотрено трудовым и иным договором.

Соответственно документами, подтверждающими законное приобретение права на служебный ОИС, будут являться трудовой договор с указанием конкретных трудовых функций, должностная инструкция с перечнем обязанностей, служебное задание. Все три документа должны коррелировать между собой по должностному трудовому функционалу и сущности созданного ОИС. Нередки случаи, когда работником создается охраноспособный объект интеллектуальной собственности, который не является служебным в силу того, что создается за рамками служебных обязанностей, определяемыми трудовым договором и должностной инструкцией.

Форма и обязательные условия договора залога

Договор залога исключительных прав на ОИС должен быть совершен в письменной форме. Договор залога прав на ОИС, которые подлежат государственной регистрации (объекты промышленной собственности), также подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, определенном Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством РФ, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 321. Несоблюдение требований обязательной государственной регистрации влечет недействительность договора залога.

Наряду с основными существенными условиями, установленными ст. 339 ГК РФ, включая определение предмета залога, его оценку, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, в договоре залога должны быть указаны и другие условия, приобретающие существенный характер для залога ОИС и прав на них:
— характеристика исключительного права либо иного права на ОИС и основание его приобретения, срок действия права, а также обязанность залогодателя поддерживать существование и режим правовой охраны исключительных прав в пределах этого срока, в частности уплачивать патентные пошлины;
— при залоге прав, приобретенных по договору, — все обременения, связанные с исполнеием обязательств по такому договору (например, обязанность уплаты вознаграждения авторам);
— при залоге прав использования ОИС по лицензионному договору, — кроме указания лицензиара, явно выраженное согласие лицензиара как обладателя исключительного права на передачу в залог прав по лицензионному договору, а также основные условия лицензионного договора (объем предоставленных в пользование прав, территория действия, виды товаров, работ и услуг в отношении товарного знака).

Обязанности залогодателя в отношении заложенного права предусмотрены ст. 56 Закона о залоге, которые могут быть применены и к исключительным правам: — совершать действия, необходимые для обеспечения действительности прав на ОИС (прежде всего уплачивать патентные пошлины за поддержание патента в силе);
— не совершать действий, которые могут повлечь прекращение заложенного права или уменьшение его стоимости;
— принимать необходимые для защиты заложенного права меры от посягательств со стороны третьих лиц.

Перечень обязанностей стандартен за одним большим исключением: если договором залога не предусмотреть запрет на отчуждение исключительного права на ОИС, то правообладатель вправе использовать ОИС и распоряжаться исключительным правом на ОИС без согласия залогодержателя. Пункт 5 ст. 1233 ГК РФ оставляет за сторонами выбор о запрете использования и распоряжения исключительным правом на ОИС.

Скажем несколько слов о применении норм корпоративного права в залоговых правоотношениях. При передаче в залог прав на ОИС, особенно объектов промышленной собственности, также следует учитывать необходимость получения согласия коллегиальных органов юридического лица, которое является обладателем прав на передачу в залог этих прав. Положениями устава должен быть определен орган юридического лица, в полномочия которого входит принятие решения о передаче в залог прав на ОИС. Данное решение должно приниматься в случае, если сделка по передаче в залог прав является крупной для юридического лица.

В последнее время в связи с развитием инновационных процессов в стране правообладателями (праводержателями) на ОИС нередко выступают венчурные фонды и венчурные компании, правилами (договором) доверительного управления и учредительными документами которых в принципе не предусмотрено отчуждение каким?либо образом прав на ОИС (либо предусмотрено при наличии соответствующего одобрительного решения участников или акционеров).

Порядок обращения взыскания на предмет залога

Безусловно, самый главный вопрос в залоговых правоотношениях связан с возможностью обращения взыскания на предмет залога и в случае неисполнения должником кредитного обязательства получения удовлетворения из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами залогодателя.

На первый взгляд российское законодательство о залоге ограничивает залогодержателя и в правах на обращение взыскания (только в судебном порядке), и в реализации заложенного имущества исключительно путем продажи с публичных торгов. Реализация прав на ОИС с торгов представляется затруднительной. В действительности же законодатель с учетом недавних внесенных изменений в нормы залогового права предусмотрел возможность определять соглашением сторон основные условия по порядку обращения взыскания на залог и реализацию заложенного имущества.

Статья 349 ГК РФ устанавливает, что обращение взыскания возможно не только по решению суда, а значит — с обязательным проведением торгов, но также и во внесудебном порядке при наличии соглашения между сторонами о внесудебном порядке обращения взыскания. Данное соглашение может представлять собой отдельное соглашение. Оно совершается в той же форме, что и договор о залоге, то есть если договор залога подлежит обязательной государственной регистрации, то соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество также должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке.

Также такое соглашение может быть выражено непосредственно в договоре залога, что наиболее рационально, в особенности если договор залога подлежит государственной регистрации (залог прав на изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака).

Если договор о залоге, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, удостоверен нотариально, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства допускается обращение взыскания на предмет залога по исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд (п. 6 ст. 349 ГК РФ, п. 5 ст. 24.1 Закона о залоге). В случаях, когда для передачи в залог прав на ОИС требуется согласие иных лиц (такие случаи рассматривались выше), согласие на внесудебную процедуру обращения взыскания на залог также должно заключаться в той форме, в которой заключается договор залога. Обычно в соглашение залогодателя и залогодержателя о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество как составную часть единого документа входит согласие третьих лиц в приведенных выше случаях.

Соглашение залогодателя с залогодержателем о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество может быть заключено в любое время — как одновременно с заключением договора о залоге, так и после его заключения.

Законом предусмотрены случаи, когда невозможно обращение взыскания на залог, кроме как в судебном порядке. Исчерпывающий перечень содержится в п. 3 ст. 349 ГК РФ. В отношении залога прав на ОИС следует иметь в виду, что взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, если:
— залогодатель — физическое лицо в установленном порядке признан безвестно отсутствующим;
— заложенное имущество является предметом предшествующего и последующего залогов, при которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет залога или разные способы реализации заложенного имущества;
— имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким созалогодержателям.

Одним из самых важных условий соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество является определение способов реализации заложенного имущества. При отсутствии в соглашении указания на способы реализации заложенного движимого имущества (включая права на ОИС) при обращении взыскания даже во внесудебном порядке, а также в случае, предусмотренном п. 3 ст. 24.1 настоящего Закона, реализация предмета залога осуществляется путем продажи на торгах, проводимых в соответствии с правилами, установленными ст. 447 и 448 ГК РФ, настоящим Законом и соглашением сторон.

Соглашением могут быть предусмотрены способ либо несколько способов реализации заложенного имущества, которые залогодержатель вправе использовать по своему усмотрению. Согласно п. 3 ст. 28.1 Закона о залоге в договоре о залоге движимого имущества, который предусматривает внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество и сторонами которого являются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, в обеспечение обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, стороны также могут указать один способ или несколько способов реализации предмета залога, в том числе предусмотреть следующие положения:
1) оставление за собой предмета залога залогодержателем;
2) продажу предмета залога третьему лицу залогодержателем или комиссионером, действующим на основании заключенного между ним и залогодержателем договора комиссии.

При обращении взыскания на заложенное движимое имущество в вышеуказанном порядке залогодержатель оставляет за собой заложенное движимое имущество или продает его третьему лицу (в т.ч. путем привлечения комиссионера) по цене, равной его рыночной стоимости или превышающей ее (п. 5 ст. 28.1 Закона о залоге).

Таким образом, особую роль в процессе реализации залога играет оценка прав на ОИС, прежде всего с точки зрения возможной переоценки закладываемых прав на ОИС. Представляется, что оценка должна быть проведена компетентным оценщиком, специализирующимся в определенной научной области, в соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденными Минимуществом России 26.11.2002 № СК-4/21297. Также первоначальная оценка предмета залога будет принципиальна в случае, если цена, по которой залогодержатель оставил за собой заложенное движимое имущество, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя. В такой ситуации разница между оценкой заложенных прав на ОИС и размером неисполненных обязательств подлежит возврату залогодателю.

Согласно положению ст. 1241 ГК РФ обращение взыскания на имущество правообладателя является основанием для перехода исключительного права к другим лицам без договора. Моментом перехода прав, составляющих предмет залога, является получение в порядке залогодателем уведомления об оставлении заложенного имущества за залогодержателем при условии, что федеральным законом не установлен иной момент перехода прав на данный вид имущества. Получением уведомления может определяться переход таких исключительных прав, как права на получение патента, права на получение вознаграждения и др. Переход прав на объекты промышленной собственности, обязательных к государственной регистрации, также подлежит государственной регистрации в порядке, определенном Административным регламентом, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 321. По итогам исполнения данной государственной функции уполномоченный орган исполнительной власти (в настоящее время — ФИПС РФ) вносит сведения о регистрации перехода исключительного права без договора в соответствующие госреестры и направляет сторонам уведомления о состоявшейся регистрации.

Переход прав использования ОИС осуществляется с заключением соглашения о замене стороны в лицензионном договоре или нового лицензионного соглашения.

Обращение взыскания на исключительное право на программу для ЭВМ, которая является произведением, допускается, если исключительное право принадлежит не самому автору, а другому лицу. Возможно обращение взыскания на право использования программы для ЭВМ, принадлежащее лицензиату, на права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от использования программы для ЭВМ (ст. 1284 ГК РФ).

Выводы

Выделим практическую составляющую надлежащего оформления договора залога, помимо обязательных требований закона, для возможности быстрого обращения взыскания на предмет залога. Кредитные организации, вступая в кредитные отношения с хозяйствующими субъектами и имея реальную возможность влиять на условия обеспечения основного кредитного обязательства, должны максимально обезопасить риски невозврата.

Договор о залоге прав на ОИС должен удовлетворять следующим критериям:
1) должен быть заключен в надлежащей форме;
2) должен содержать в себе условия соглашения с залогодателем о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество;
3) должен содержать явно выраженное письменное согласие на внесудебный порядок обращения взыскания третьих лиц, чье согласие также должно быть получено в обязательном порядке;
4) должен содержать перечень способов реализации заложенного имущества.

Кроме того, предмет залога должен быть объективно оценен.

Передача исключительных и иных прав на ОИС в качестве предмета залога является новой формой использования этих прав. Особая актуальность данного процесса обусловлена государственной политикой в сфере инновационных технологий, направленной на вовлечение в хозяйственный оборот и коммерциализацию наукоемких решений, предоставление налоговых и иных льгот хозяйствующим субъектам, избравшим создание ОИС в качестве превалирующих в своей деятельности на рынке. Данная категория залоговых отношений порождает немало вопросов как теоретического, так и практического плана. Однако представляется возможным, имея в запасе все правовые инструменты, предусмотренные действующим российским законодательством, самым надежным и выгодным для сторон образом выстроить залоговые правоотношения.